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隆源汇智 I 现有技术抗辩和无效证据的使用
时间:2021-09-10     浏览:    
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本案作者:姚垚

姚垚,最高院备案的专利诉讼代理师,从业近20年,处理大量的专利申请、复审、无效和诉讼案件。积累了丰富的代理实践经验,熟悉并擅长包括从文献检索、专利申请到审批、OA答复,以及复审、无效、专利行政诉讼和侵权诉讼等各个法律程序中的作业。代理案件主要涉及机械、工艺方法、电气控制等技术领域,另外还包括化学产品及其设备、生物、电子、网络通讯等。

前言导入


民事侵权案和无效宣告请求案通常是相伴而生的,民事侵权案中的被控侵权人对于原告,即:专利权人的侵权诉讼,所采用的一种应对方式是对原告所有的专利权提出无效宣告请求,即:被控侵权人作为无效宣告请求人,提供“无效证据”证明专利权人的技术或设计属于现有技术或现有设计,不具备授予专利权的实质性条件,应当被宣告无效。一旦该专利权在无效请求程序中被宣告无效,权利都不复存在,显然侵权行为不攻自破。与此同时,被控侵权人所采用的另一种应对方式则是采用现有技术抗辩,即:被控侵权人提供“现有技术证据”证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计,不构成对专利权的侵犯。本案要说明的就是上述“无效证据”和“现有技术证据”之间的关联性。

案件概况


中国实用新型专利,名称为:排烟防火阀近距离执行机构;专利号为:ZL20092019XXXX.4。

涉案专利授权公告时的权利要求书如下:

1、一种排烟防火阀近距离执行机构,包括由底板(1)、大盖板(18)、小盖板(19)、固定在底板(1)上并供主轴(13)转动连接的轴套(15)、与摆杆(7)连接的拉杆(8)、与主轴(13)固定的手柄(14);所述底板(1)上设有安装温感器(17)的通孔(1.1),其特征在于:所述主轴(13)与手柄(14)固定的一端的横截面为多边形,所述手柄(14)与主轴(13)固定的一端的横截面为与所述多边形相配的孔(14.1)。

2、根据权利要求1所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述多边形为六边形。

3、根据权利要求1所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述拉杆(8)与摆杆(7)连接的一段和所述拉杆(8)与拉环(20)固定的一段不在同一直线上。

4、根据权利要求3所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述拉杆(8)的两端沿中间的竖杆反方向横向弯曲,并均与竖杆垂直。

5、根据权利要求1所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述大盖板(18)与小盖板(19)的连接处重叠,所述大盖板(18)的重叠处为贴于小盖板(19)外侧的台阶形。

6、根据权利要求1所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述轴套(15)与底板(1)固定的一端设有环形径向凸起(15.1)。

7、根据权利要求1所述的排烟防火阀近距离执行机构,其特征在于,所述通孔(1.1)为拉伸成型的通孔,该通孔(1.1)的深度大于底板(1)的厚度。

无效宣告请求人对上述涉案专利提出无效宣告请求,并提供了四份证据,其中的证据1和证据2即涉及到了另一民事侵权案件中,用于进行现有技术抗辩的现有产品。

案情展示


无效宣告请求人提出了无效宣告请求,其无效理由是:

涉案专利的权利要求1、2和7不具备新颖性,不符合专利法第22条第2款的规定;

涉案专利的权利要求1-7不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

无效宣告请求人提供的无效证据包括:

证据1

浙江省宁波市中级人民法院赴上虞市人民医院调查取证视频、照片和笔录复印件。

证据2

(201X)浙02民初11XX号民事判决书复印件。

证据3

授权公告日为200X年7月27日,授权公告号为CN 271XXXXY的中国实用新型专利说明书复印件。

证据4

授权公告日为200X年11月26日,授权公告号为CN 258XXXXY的中国实用新型专利说明书复印件。

专利权人在授权公告的基础上对权利要求书进行了修改,删除原权利要求1,将原权利要求5的技术方案作为修改后的权利要求1,同时适应性调整原权利要求6-7的序号和引用权项。

专利权人同时提交了两份反证:

反证1

第(201X)最高法知民终8XX号上诉案件受理通知书;

反证2

(201X)最高法知民终8XX号民事调解书。

请求人认为:

证据2第7页第3段中记载“阀1来源于第三方,该产品上的生产日期为200X年,且该产品系现场多个防火阀执行机构中随意选取后获得,该栋楼房于200X年投入使用,且医院保卫科科长确认该防火阀执行机构未作更新更换,因此,本院确认阀1可以作为现有技术的比对依据”,即证据2的判决中认可了证据1中涉及的排烟防火阀执行机构可以作为现有技术的对比依据。而证据1公开了上虞市人民医院安装的排烟防火阀执行机构,产品的铭牌显示生产日期为200X年,早于涉案专利的申请日,即:证据1和证据2相互印证使用证明上述排烟防火阀执行机构构成涉案专利的现有技术。修改后的权利要求1相对于证据1、证据2和证据3的结合,不具备创造性;权利要求2的附加技术特征被证据1或证据2公开,权利要求3-4的附加技术特征属于本领域的公知常识,权利要求5-6的附加技术特征被证据1或证据2或本领域的公知常识公开,由于权利要求1不具备创造性,因此,从属权利要求2-6也不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

专利权人认为:

证据1和证据2的证据形式上真实性、合法性承认,即:确实有视频、照片和调查笔录和民事判决书;不是虚假或者伪造;但不认可形式上关联性,即不属于公开文件,否认上述证据实质上的真实性,其只能代表拍摄当时的情况,不能代表安装时的情况;况且其中还有个部件是可以更换的。否认上述证据实质上的合法性;由于程序不合法,专利权人没有参加,并且该证据侵权人自己事先拆卸安装,该证据原始性被破坏。这也是专利权人提出上诉的重大原因之一。否认上述证据实质上的关联性;只是调查拍摄,只是照片,不是实物,不是现场勘验;该照片不完整,不能反映具体技术特征。最关键是,上述法律文书及相关内容已经撤销。根据民事诉讼法第172条规定,调解书送达后,原审人民法院的判决即视为撤销;即最高人民法院已经送达调解书(见反证调解书),(201X)浙02民初11XX号民事判决书视为撤销。综上,证据1和证据2无法证明其中涉及的相关产品构成现有技术,不能用于评价涉案专利权利要求的创造性。

在最终的无效决定中,关于请求人的上述主张,合议组认为:

首先,关于证据2,根据中华人民共和国民事诉讼法第一百七十二条规定“第二审人民法院审理上诉案件,可以进行调解。调解达成协议,应当制作调解书,由审判人员、书记员署名,加盖人民法院印章。调解书送达后,原审人民法院的判决视为撤销”,最高人民法院作为二审人民法院,其出具的上述民事调解书(反证2)送达后,浙江省宁波市中级人民法院作为原审人民法院,其出具的(201X)浙02民初11XX号(即证据2)民事判决视为撤销。因此,证据2不属于发生法律效力的裁判文书,请求人所主张的证据2所能证明的事实不属于已为人民法院发生法律效力的判决所确认的事实,也就是说,证据2不能证明证据1涉及的防火阀执行机构的公开时间以及是否做过更新更换等,不能证明其属于现有技术。

其次,关于请求人认为证据1可以证明其中所示的照片和视频可以作为现有技术使用的主张。证据1中仅在调查笔录和照片及视频中涉及到产品的时间信息。调查笔录中记录了上虞市人民医院保卫科科长的证言,其表示医院是在200X年12月份启用设备的,在启用之前排烟阀就已经安装好,且安装好后没有更新、更换过。证据1中的照片和视频中示出的产品铭牌上显示产品的生产日期为200X年。但产品铭牌上标示的生产日期只能证明该产品于200X年被生产制造,不能证明该产品何时处于公开状态,调查笔录中虽然记录了上虞市人民医院保卫科科长的证言,但其在口头审理时并未出庭接受合议组和双方当事人的质询,在没有其他证据能证明证据1中所涉及产品的公开时间的情况下,上述证言尚不足以证明证据1中所涉及的产品在涉案专利申请日之前处于公开状态。

因此,仅凭请求人提交的证据1和证据2,不足以证明其中所涉及的产品在涉案专利申请日之前已被公开,故证据1中所涉及的产品不能作为现有技术评述涉案专利权利要求的创造性。请求人关于证据1与证据2相互印证构成涉案专利现有技术的主张不能成立。

关于创造性,如上文所述,在证据1不能作为现有技术评述涉案专利权利要求1的创造性的基础上,请求人主张的涉案专利权利要求1相对于证据1-4的结合不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定的无效理由不成立。在权利要求1不具备创造性的无效理由不成立的情况下,请求人提出的从属权利要求2-6不具备创造性的无效理由也不成立。

最终在无效宣告请求审查决定书中,宣告20092019XXXX.4号专利权在专利权人2021年01月05日提交的修改后的权利要求1-6的基础上,继续维持该专利权有效。

总结与思考


结合上述的具体无效审理过程,从本案中至少能够得到如下启示:

首先,对于无效宣告请求程序来说,惯常采用的无效证据包括在涉案专利申请日之前处于公开状态的申请公开或授权公告的专利文献、论文或技术期刊、技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据等,且上述类型的无效证据被采用的可能居多。

本案中的无效宣告请求人在没有检索到上述公开出版的证据的前提下,采用了侵权诉讼程序中用于进行现有技术抗辩的产品作为无效宣告程序中的无效证据使用,这种无效证据的选择和使用方式是值得借鉴的。具体来说,这样的无效证据除了与涉案专利在技术内容上相关度高之外,也在一定程度上节省了相伴而生的民事侵权案和无效宣告请求案的证据保全程序,且证据1中的调查笔录是浙江省宁波市中级人民法院做出的,其具有较强的公信力。

其次,需要特别注意的是,在将一案中包括判决在内的内容作为另案的证据使用时,一定要注意该证据的有效性,正如本案中的证据2,由于其不属于发生法律效力的裁判文书,因此请求人所主张的证据2所能证明的事实不属于已为人民法院发生法律效力的判决所确认的事实,证据2也就不能证明证据1属于现有技术,更不能证明证据1所涉及的防火阀执行机构的公开时间以及是否做过更新更换等关键内容。

另外,在以使用公开的方式通过现有产品作为最接近的现有技术进行无效宣告请求的无效证据使用时,该产品的公开使用时间是其中一个至关重要的因素,而从产品自安装完成公开使用时起至取证时止的这个时间段内,该产品未经任何维修更换,则是另一个至关重要的因素,二者缺一不可。否则,则无法证明证据中所涉及的产品在涉案专利申请日之前处于公开状态。

综上所述,借助本案提供一种无效证据的选取方式,即:将侵权诉讼程序中用于进行现有技术抗辩的产品作为无效宣告程序中的无效证据使用,这种无效证据的选择和使用方式是值得借鉴的。


 
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