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隆源海外课堂|美国知识产权纠纷应急服务指南
时间:2022-09-09     浏览:    

  随着越来越多的中国企业“走出去”参与国际竞争合作,知识产权跨境保护已成为创新型企业开拓国际市场的一门必修课。为帮助有海外知识产权相关需求的企业和社会公众,隆源知产海外知识产权服务平台将不间断推送海外国家知识产权纠纷应急服务及风险防控服务指南。

  本期主要给大家推送第1篇——美国知识产权纠纷应急服务及风险防控服务指南,内容全面又实用,别忘了收藏关注↓

  美国知识产权的法律法规和相关机构

  美国的知识产权保护体系非常完善,各种制度和法规繁多,侵犯知识产权的判赔金额很高。以常见的专利纠纷为例,认定侵权的判赔金额从几百万美元到数亿美元不等。美国又是多数中国企业的出口目的地,因此在面对美国的知识产权纠纷,需要做好充分的准备。

  美国的知识产权法律主要包括以下几种:

  专利法

  包括对发明专利、外观专利及植物专利的保护;

  版权法

  对固定于任何有形表现媒介中的独创作品均予以版权保护;

  商标法

  注册的标志可以是姓名、符号、文字、标识语、图案等;

  商业秘密法

  保护对象可以是产品的公式、设计、编辑的数据、顾客名录等;

  美国关税法1930

  包含著名的337条款;

  反垄断法

  一旦企业被裁定有垄断嫌疑,将可能面临罚款、监禁、赔偿、民事制裁、强制解散、拆分等多种惩罚。

  此外,美国联邦的每个州都有自己独立的法律,还有自己有关商标、版权、商业秘密和不正当竞争的规定,可能和联邦法律有一些细微的差别,诉讼中应注意这一点。

  美国的知识产权管理机构包括:

  专利商标局

  主要承担专利、商标的登记、审查、公开等事务性工作;

  美国图书馆下设的版权局

  主要负责美国的版权登记管理。

  美国的司法方面,联邦地区法院负责审理涉及版权、注册商标、专利、植物品种、集成电路布图设计等知识产权侵权案件,上诉案件由联邦巡回上诉法院管辖,当事人若对联邦巡回上诉法院之判决不服,可以向美国最高法院申请上诉。比较特殊的是,美国国际贸易委员会(ITC)对根据《美国关税法》(1930年)第337条款规定的案件(包括侵犯知识产权的进口商品的案件)拥有管辖权。

  遇到知识产权风险的处理方式

  应对警告信函

  首先对警告信函的检查,查询发函人是否有资格提出警告,若不是权利人,则不必理会该警告信函;其次辨别警告信函中的侵权理由是否充分,权利人是否提出停止侵权、赔偿或许可的要求。为了恰当处理被控侵权,应设法了解对方的目的,大部分的专利侵权诉讼目的在于获得市场优势地位,即影响被告运营,打击被告经营、市场、缩减其威胁,并扩大自己市场。

  如果发函人陈述的事实为真,则应迅速组织研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若判断侵权不成立可直接回复警告函告知无侵权行为;若存在侵权行为,则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格,同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等,并且分析其过去成长率及未来成长率,以推知可能请求的损害赔偿额。

  另外,若存在侵权行为,企业应该考虑可否进行规避设计,是否可与对方和解,若无法和解则应直接准备诉讼。此外,虽然发出警告信,但专利权人很有可能并不提起诉讼,因此回复律师提供的无侵权行为法律意见书即可。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要,如果未回复法律意见书,则可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权,其赔偿额将是法定赔偿额的数倍。如果分析后认为可能侵权,并且不能直接判断专利权是否稳定,则回复内容只包括总体概括陈述即可。

  应对诉讼

  (a)提起确权诉讼

  在收到专利权人的警告信后,如果认为侵权的可能性很小,应尽快向有管辖权的地方法院提起确认专利无效及产品没有侵权的请求,或者向美国专利商标局递交专利无效请求,从而将专利是否有效,保护范围大小及产品是否侵权等基础问题解决。

  (b)原告诉状审查

  收到诉状后,尽快请求法院阐明诉状的内容,删除不明确、不必要或多余内容。也可以提出管辖权异议,延长对方的诉讼时间,消耗对方的耐心。还可以提出专利无效、查阅专利申请过程信息、专利已经失效、否认侵权等。

  (c)收集证据

  如决定应诉,还应多方面收集证据。如知识产权权利证明材料、研发记录、产品技术来源合法文件、第三方出具的知识产权分析报告、知识产权相关规章制度等。

  (d)提起反诉

  如有可以反诉原告的筹码,例如在美国当地拥有专利权,而原告产品可能涉嫌侵权,则可以将原告作为被告提起反诉,并在诉讼中根据情况的变化考虑是否与对方达成和解,从而消灭两个诉讼。

  应对临时禁令

  临时禁令的到来往往使出口企业猝不及防,因此如果面临临时禁令,应设法拖延原告申请程序,同时收集可以推翻临时禁令的证据。若法院允许该临时禁令,则应遵守该禁令,因为阻碍司法或违抗禁令行为可能会构成藐视法庭罪状,后续会导致高额赔偿。

 
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