美国POOF-SLINKY, LLC公司

诉宁波Z公司商标侵权纠纷案

宁波Z公司是一家自营和代理货物进出口的企业，其中包含玩具等批发、零售及网上经营。POOF-SLINKY, LLC（以下简称美国P公司）是一家制造、销售儿童玩具的美国公司，其为公司名下的Slinky玩具注册了三个联邦商标，其公司发现宁波Z公司在阿里巴巴和速卖通网络平台上销售假冒的Slinky玩具，其中有超过20%的玩具最终被运往了纽约。美国P公司于2019年10月10日将宁波Z公司诉至纽约地区法院，要求其停止侵犯商标权的违法行为，而后宁波Z公司对纽约地区法院的管辖权提出异议，一并提出不予索赔的动议。美国纽约地区法院于2020年9月4日做出裁判，驳回了宁波Z公司关于管辖权异议和不予索赔的动议。

2019年10月10日，美国P公司向法院提交诉状称，宁波Z公司对涉案玩具相当了解，其以低于市场价格的定价销售假冒玩具给纽约消费者，误导消费者相信他们的产品是真品，给其商誉带来了损失。根据《兰汉姆法案》，对宁波Z公司提起了四项诉讼，指控他们伪造商标，侵犯注册商标，虚构原产地和不正当竞争。宁波Z公司对纽约州的管辖权提起异议，辩称美国的消费者均可以通过网络查看Z公司的网站，并与之沟通，然后提交订单，纽约或者是美国其他地方仅仅是交货地点。

依据《联邦民事诉讼规则》第12（b）（2）条，纽约州地区法院认为，只要在纽约州有一笔涉案交易发生，纽约州法院即可行使管辖权，即使宁波Z公司从没有进入过纽约，只要在纽约州的活动是以经营为目的，同时与索赔有实质性联系，那么法院就可以行使长臂管辖。网站运营商的交易业务发生在纽约，所以可以由纽约州法院管辖。驳回了宁波Z公司所称的缺乏管辖权的动议。

宁波Z公司驳回美国P公司索赔的唯一理由是，暂未发生的“陷阱购买”不会对其造成任何损害。根据《联邦民事诉讼规则 》第12（b）（6）条，法院认为，宁波Z公司有销售假冒玩具的事实，美国P公司的索赔具有合理性。因此驳回了宁波Z公司提出的不予索赔的动议。

在本案中，管辖权是双方激烈争议的一个法律焦点。美国P公司将宁波Z公司诉至纽约州地区法院，是依据《联邦民事诉讼规则》第12（b）（2）条，这一条的背后是美国所惯常的“长臂管辖规则”。根据美国法律，当被告的住所不在法院所在的州（甚至不在美国本土时），但是被告的行为和该州有某种最低限度的联系，而且原告所提的权利要求又和这种联系有关时，该州对于这案件就有管辖权，可以在州外对被告发出传票。

在中美贸易争端的背景下，长臂管辖权的运用意味着“域外管辖权”的扩张，有可能造成国际民商事案件管辖冲突的情况。作为被告，诉讼和证据法则分别提供了许多的抗辩工具可以用来争取自身的权益，所以绝非一面倒的劣势状态。因此勇于面对诉讼才是捍卫自身权益的最佳策略与途径。本案中，被告宁波Z公司积极应诉，对管辖权提起异议，是很好的做法，但是其提供的证据并不能支持其动议，由于美国是判例法国家，法官审理案件的主要参照是既有判例。宁波Z公司可以提供既有的判例，表明纽约法院管辖此案是不符合援引判例的。

从宁波Z公司商标侵权案中，我们看到创建自身品牌商标对于出口企业的重要性。在国际贸易竞争环境愈发激烈的情况下，特别是中国加入世贸组织以后，利用知识产权等法律手段开展竞争，越来越成为国际竞争对手特别是发达国家跨国公司的常见做法，我国国内很多企业知识产权权利意识淡薄，“拿来主义”盛行，但跨境贸易，面对的欧美市场，知识产权保护体系和制度相对完善，潜在侵权风险较高，极易发生侵权纠纷，企业在“走出去”时，要加大企业知识产权战略投入，注重自身品牌的打造和维护，针对海外目标市场地，积极布局海外商标注册，做到市场未动，商标先行，同时提高知识产权法律素养，杜绝侥幸心理，减少因各种手段的不当运用造成对知识产权的侵权。

商标策略和布局很重要,这个在国际性企业来说是一般性常识，但在打造攻击性武器同时,不要忽略了防御策略和布局的重要性,高手过招攻守兼具。两军对战，先不论战力，但在应诉策略，代理律所选择方面，沙场经验也非常重要。企业要走得远做得大，知识产权必须放在至高点，传统的销售打前锋的思维，是否该调整调整？知识产权商业化、军事化是一个事实问题而不是趋势问题。（引用自王定凯律师）

（点评：北京隆源）